미국 특허청 산하 PTAB가 운영하는 IPR(Inter Partes Review) 제도가 최근 ‘확립된 기대’ 기준 도입으로 정책적 변화를 맞고 있다. IPR은 특허의 신규성·진보성 위반 여부를 사후적으로 검증하는 핵심 절차로, 미국 특허 분쟁 실무에서 전략적 역할이 더욱 커지고 있다.

IPR은 2012년 미국발명법(AIA)에 따라 도입된 사후 무효 심판 제도로, 제3자가 USPTO 특허심판원(PTAB)에 등록 특허의 유효성 검증을 청구할 수 있게 만든 제도다. 그동안 특허 무효화를 위해 법원 소송이나 재심사 제도가 활용됐으나, 절차가 장기화되고 비용 부담이 커 효율적 대안으로 IPR이 자리 잡았다.

IPR은 서면 공개 문헌이나 특허 문헌을 기반으로 신규성 또는 진보성 위반 여부를 다투는 절차이며, 청구 후 PTAB가 개시 여부를 판단한다. 개시 결정이 내려지면 본안 심리에 착수하고, 약 12~18개월 내 최종 결론이 도출된다. 침해 소송이 진행 중인 경우 법원이 분쟁을 중단하고 IPR 결과를 기다리는 사례도 많아, 실무에서 방어 전략으로 활용도가 높다.

미국 특허제도의 최근 흐름에서 가장 큰 변화는 PTAB가 재량 기각 권한을 공식화했다는 점이다. 특히 ‘확립된 기대(Settled Expectations)’ 기준은 특허가 일정 기간 이상 유지되며 시장에서 신뢰가 형성된 경우, 추가적인 심사를 개시하지 않을 수 있다는 원칙이다. 이는 기존 Fintiv 요소와 결합해 PTAB의 개시 판단에 중요한 영향을 미치고 있다.

다만 정책의 실효성에 대한 논쟁은 지속되고 있다. 오래된 특허가 시장 신뢰를 형성했다는 논리는 설득력을 갖지만, 실제 통계에서는 등록 후 6년 이상 경과한 특허 중 80% 이상이 IPR에서 부분 무효 판정을 받은 바 있어 ‘오래된 특허의 안정성’과 현실 사이에 괴리가 있다는 지적이 나온다.

이러한 변화는 기업의 전략적 판단에도 직접적인 영향을 미친다. IPR 청구인 입장에서는 등록 초기 특허일수록 개시 가능성이 높아 타이밍 관리가 중요해지고, 특허권자 입장에서는 장기간 유지된 핵심 특허에 대해 IPR 회피 가능성이 커지면서 방어 우위가 높아진다. 또한 관련 소송 진행 여부, 심사 오류, 새로운 증거 존재 등은 PTAB의 재량 기각 판단 요소로 작용해 사전 전략 수립 필요성이 더욱 강조되고 있다.

미국 시장에 진출한 국내 기업은 기술 라이선스 분쟁이나 경쟁사 견제 과정에서 IPR 활용 여부를 사전에 검토할 필요가 있으며, 특허 존속기간에 따른 개시 기각 위험까지 고려한 대응 전략이 요구된다. IPR은 단순한 사후 심판 절차를 넘어 특허 포트폴리오 운용 및 분쟁 전략의 핵심 수단으로 기능하고 있어 지속적인 모니터링과 제도 이해가 필수적이다.

• 칼럼니스트  특허법인 서한  변리사 김동운
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• 학력
• 고려대학교 기계공학과
• 경력
• 특허청 특허심판원 국선대리인
• 중소벤처기업부 중소기업 기술보호 지원반
• 발명진흥회 특허기술평가 전문위원
• 발명진흥회 지식재산 가치평가 품질관리 외부전문가
• 중소기업중앙회 경영지원단
• (사)서울경제인협회 지식재산 자문위원